[에너지플랫폼뉴스 지앤이타임즈]2014년 10월 29일.

LG화학과 SK이노베이션은 세라믹 코팅(ceramic coating) 분리막 등록 특허(제775310호)에 대한 일체의 소송과 분쟁 등을 종결하기로 합의한다.

2011년 이후 양 사간 공방을 벌여온 특허침해금지, 손해배상 청구, 특허무효소송 등의 모든 쟁송을 하지 않기로 합의했고 효력은 10년간 유지하기로 했다.

그런데 최근 LG화학은 SK이노베이션을 상대로 일본 도레이사와 공동으로 미국 국제무역위원회(이하 ‘ITC’)와 델라웨어 연방지방법원에 특허 침해 소송을 제기했는데 이 중 한 건이 양 사가 2014년 신사협정을 맺고 쟁송을 중단하기로 합의한 특허와 동일한 것으로 알려져 논란이 되고 있다.

LG화학 등이 미국에서 제기한 특허 소송 중 미국 특허번호 7,662,517은 우리나라 특허청에 등록된 특허 KR100775310에 해당되는 것으로 해석되기 때문이다.

LG화학은 미국 법원에 제출한 소장에서도 이 같은 사실을 밝히고 있다.

미국 특허청과 한국 특허청에 등록된 특허 내용의 면면도 동일한 것으로 알려지고 있다.

특허 개발자와 출원인, 특허제목, 특허 도면 등이 일치하기 때문이다.

실제로 미국과 한국 등록 특허 상에 명시된 발명자는 이OO와 LeeOO 등 동일한 인물들이며 ‘유/무기 복합 다공성 분리막 및 이를 이용한 전기 화학 소자’ 등 특허 요약 내용이 같다.

◇ 나라마다 특허 인정 범위 다르지만…

이와 관련해 LG화학측은 특허가 속지주의를 준용한다는 점에 착안해 같은 특허라도 미국과 한국에서 적용되는 권리범위가 다를 수 있다는 입장을 밝히고 있다.

각 국 특허청에서 인정하는 범위가 다르기 때문인데 이에 대해 SK이노베이션은 특허의 본질을 감안하지 않은 해석이라고 반박하고 있다.

동일한 발명에 대한 특허인지 여부를 판가름하는 기준은 일반적으로 발명에 대한 ‘설명’과 ‘도면’이 같은지 여부에 따라 판단되는데 LG화학의 미국 특허와 한국 특허의 뿌리가 같다고 해석되기 때문이다.

LG화학은 우리나라 특허청에 2004년 12월 22일 2개의 특허 우선권 KR 2004-0110400과 KR 2004-0110402를 등록했고 2005년에는 하나로 합쳐 출원했는데 이 특허번호가 이번에 SK이노베이션과의 합의문에서 상호 소송 등을 하지 않기로 약속한 KR100775310로 알려져 있다.

동시에 LG화학은 해당 특허를 국제 특허로 출원하면서 미국에 해당하는 특허번호인 US 517를 부여받았는데 이번에 SK이노베이션을 상대로 제기한 특허이다.

결국 특허 내용이 동일한데 출원 국가만 다른 셈이다.

두 국가에 등록된 특허 도면의 실시예(Examples)나 비교예(Comparative Examples)에 기재된 내용, 도면(Figures) 등이 동일한 점도 근거로 제시하고 있다.

이에 대해 SK이노베이션 측은 ‘KR 310과 US 517은 발명자, 발명의 상세한 설명, 도면이 모두 동일하며 다만 미국 특허 청구 범위가 20개, 한국 특허가 16개라는 점만 다른데 이는 설명에 대한 차이일 뿐 크게 다른 내용을 의미하지 않는다’고 해석하고 있어 향후 ITC와 연방법원이 법리적 판단이 어떻게 내려질지에 관심이 집중되고 있다.